Rudi Riemens: octrooi of modelrecht overdragen?

De vorige keer was ik bij toeval gestuit op het spannende blogonderwerp: geld witwassen via een octrooi. Dit keer de beloofde blog over hoe u een octrooi of modelrecht kunt overdragen. Het klinkt misschien wat saaier dan alle mooie uitvindingen die hier normaal gesproken de revue passeren, maar het is belangrijk als u octrooi- of modelrechten heeft en die wilt gaan verkopen of als u bijvoorbeeld een bedrijf overneemt dat over dergelijke rechten beschikt. Ik leg u uit het hoe het werkt.

Octrooioverdracht in verschillende situaties
Octrooien en modellen kunnen zowel op naam van bedrijven als op privé personen worden aangevraagd. Ze mogen ook op meerdere namen tegelijkertijd komen te staan. Vervolgens staat het de rechthebbende vrij om deze op elk gewenst moment te gaan verkopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:  
1.    Verkoop van een octrooi of modelrecht aan een ander
2.    Verkoop van een octrooi- of modelportefeuille aan een ander
3.    Verkoop van een bedrijf aan een ander
4.    Oprichting van een bedrijf rondom een uitvinding die vanuit privé begonnen is
5.    Verandering van bedrijfsstructuur

Een veel voorkomende reden is verandering van bedrijfsstructuur. Een bedrijf groeit bijvoorbeeld van een startup naar een bv. Soms komt er een holding bij. Zo’n wijziging in bedrijfsstructuur kan een goed moment zijn om ook de octrooien en modelrechten onder te brengen in een aparte bv.

Let hierop bij overdracht
Gaat u een octrooi of modelrecht overdragen of wordt het naar u overgedragen? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden:
1.    Een eenvoudige overdrachtsakte volstaat, zolang er maar in staat dat partij A het octrooi/modelrecht X en alle daaruit voortvloeiende rechten overdraagt aan partij B
2.    In de overdrachtsakte hoeven geen verkoopprijzen of andere bijzondere afspraken te staan, dit gaat de concurrentie niets aan
3.    Beide partijen moeten de overdracht tekenen om rechtsgeldig te zijn
4.    Vergeet niet ook het prioriteitsrecht mee over te dragen als het een recent ingediende octrooi-of modelaanvraag betreft, anders kan het zijn dat een door de nieuwe rechthebbende ingediende vervolgoctrooiaanvraag ongeldig wordt verklaard

Registreren van een overdracht hoeft niet, maar is vaak wel verstandig
Alle octrooien en modelrechten zijn terug te vinden in officiële nationale octrooi- of modelregisters. Voor Nederlandse octrooien is dit bijvoorbeeld het Nederlandse Octrooiregister. Hierin kan niet alleen worden bekeken wat de beschermde uitvinding of innovatie inhoudt, maar ook wie de rechthebbende is, en of het recht nog steeds van kracht is.

Indien een octrooi of modelrecht wordt overgedragen naar een andere rechthebbende dan is het vreemd genoeg niet verplicht om de overdrachtsakte te laten registreren in de officiële octrooi- of modelregisters.

Toch is dit vaak wel verstandig, en voor zogenaamde derdenwerking zelfs een vereiste. Mocht een concurrent namelijk inbreuk plegen, bewust of onbewust, dan is het aan de rechthebbende van het octrooi- of modelrecht voorbehouden om dit aan te mogen pakken. En wie deze rechthebbende is moet dan aantoonbaar door deze concurrent kunnen worden teruggevonden in het officiële register.

Zo heb ik voor een klant wel eens een inbreukbeschuldiging in eerste instantie eenvoudig kunnen pareren omdat de beschuldigingsbrief verstuurd was namens een partij die niet terug te vinden was in het octrooiregister. Ik heb toen uit beleefdheid zelfs nog een kort briefje gerstuurd aan de in het register vermelde octrooihouder dat een ander ongefundeerd beschuldigingen op grond van hun octrooi aan het uitten was.

Aan de registratie van een overdrachtsakte in de officiële octrooi- of modelregisters zijn overigens wel kosten verbonden. Deze bedragen veelal een paar honderd euro.

Ik hoop u hiermee enig inzicht in dit toch wat drogere deel van mijn vak gegeven te hebben, en mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag. 

Bron: Rudi Riemens